식품분야 심사기준(안)
제정 1970.
개정(1차) 1990. 09.
개정(2차) 2000. 12.
개정(3차) 2004. 12.
개정(4차) 2008. 10.
1. 산업부문의 명칭
식품
2. 산업부문의 적용범위
이 산업별 심사기준은 식품에 관한 발명에 대하여 적용한다.
이 산업부문의 발명은 국제특허분류(IPC)에 있어 주로 클라스 A21, A22, A23, A24 및 서브클라스 A01J, A47J, C12C～L에 해당되며, 기타 식품과 관련된 다른 분류에도 해당될 수 있다.
A01J : 낙농제품의 제조
A21 : 제빵 ; 식용 가루반죽
A22 : 도살 ; 肉처리 ; 가금 또는 어류의 가공
A23 : 식품 또는 식료품 ; 다른 클라스에 속하지 않는 그것들의 처리
A24 : 담배 ; 엽권담배 ; 지권담배 ; 끽연용구
A47J : 식품조리기구 ; 커피 빼는 기구 ; 향신료 빻는 기구 ; 음료를 만드는 장치
C12C～L : 주류 ; 맥주 ; 주정 ; 포도주 ; 식초
식품분야의 체계적인 심사를 위해서는 이 식품분야 심사기준 외에 관련사항에 관해 「생명공학분야 특허심사기준」 및 「의약분야 심사기준」을 참고하는 것이 바람직하다.
이 심사기준에서 특별히 규정하지 않은 사항은 「특허․실용신안 심사지침서」에 따른다.
3. 용어의 정의
이 심사기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
(1) 식품
식품이라 함은 인간의 생명유지를 위한 영양성분의 섭취목적으로 인간이 먹고 마시는 모든 음식물을 의미하며, 농․축․임․수산물을 그대로 유통하는 신선식품과 이들의 원료를 제조․가공처리하여 저장성, 영양성, 기호성 등을 높인 가공식품을 포함한다. 다만, 기호물을 포함하며 의약으로서 섭취하는 것은 제외한다.
(2) 기호물
기호물이라 함은 영양성분은 아니지만 향미 등이 있어 쾌감을 주고 필요한 흥분을 일으키는 物을 말한다. 따라서 미각 또는 후각을 만족시킬 목적으로 먹거나 흡입하는 物이 포함된다.
(3) 식품첨가물
식품첨가물이라 함은 식품을 제조․가공 또는 보존함에 있어 보존성의 향상, 품질향상, 영양강화, 풍미 및 외관을 좋게 하는 등의 목적으로 식품에 첨가․혼합․침윤 기타의 방법으로 사용되는 물질(기구 및 용기․포장의 살균․소독의 목적에 사용되어 간접적으로 식품에 이행될 수 있는 물질을 포함한다)을 말한다.
(4) 식품기구
식품기구라 함은 음식기와 식품 또는 식품첨가물의 채취․제조․가공․조리․저장․운반․진열 또는 식품첨가물에 직접 접촉되는 기계․기구 기타의 물건을 말한다. 다만, 농업 및 수산업에 있어서 식품의 채취에 사용되는 기계․기구 기타의 물건은 제외한다.
(5) 용기․포장
용기․포장이라 함은 식품 또는 식품첨가물을 넣거나 싸는 물품으로서 식품 또는 식품첨가물과 함께 유통되는 물품을 말한다.
(6) 건강기능식품
건강기능식품이라 함은 인체에 유용한 기능을 갖는 원료를 사용하여 정제, 캅셀, 분말, 과립, 액상, 환 등의 형태로 가공된 보조 식품을 지칭한다.
다만, 표현상으로는 ‘건강기능식품’이 아닐지라도, 용어의 실체가 용도 발생의 전제가 되는 유효량의 구성이 가능한 형태를 지칭하는 경우에는 건강기능식품으로 인정된다.
[예] 건강보조식품, 건강기능성 식품, 영양제, 보조제
4. 명세서의 기재요령
4.1 명세서 기재에 있어서의 일반적인 유의사항
명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 명세서에 명확히 정의하여 사용할 수 있다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결 참조).
명세서에서 사용하는 용어의 의미를 정의하고 있는 경우에는 그에 따라 해석하는 것을 원칙으로 하나, 그와 같은 용어의 정의와 사용은 당업자에게 이해되고 용인될 수 있는 범위 내이어야 한다.
【주】용어 사용의 허용범위와 관련하여 비록 특허명세서에서 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에 그 의미를 명세서에서 정의하여 사용하는 것이 허용된다 하더라도 그러한 정의와 사용이 당업자에게 이해되고 용인될 수 있는 범위 내에서 허용되는 것이지 공인된 물질의 명명법을 무시하고 마음대로 용어 정의를 하는 것은 허용될 수 없다(특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허9840 판결 참조).
4.2 발명의 상세한 설명
4.2.1 발명의 상세한 설명의 기재에 관한 일반 원칙
특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재될 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다(특허법 제42조제3항).
【주】「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도」라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이다(대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결, 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조).
4.2.2 발명의 목적의 기재
발명의 목적에는 「발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술」과 「발명이 해결하고자 하는 기술적 과제」에 대하여 기재하여야 한다. 종래의 기술에 관하여 문헌을 인용하는 경우에는 문헌명과 함께 그 문헌의 내용 중 당해 발명과 관련하여 필요한 사항을 구체적으로 기재하여야 한다. 다만, 종래 기술이 없는 전혀 새로운 발명에 대해서는 그 취지를 기재함으로써 종래 기술의 기재를 대신할 수 있다.
4.2.3 발명의 구성의 기재
발명의 구성은 그 발명의 목적 달성을 위하여 필요한 기술적 수단을 작용과 함께 기재하여야 한다. 제조방법의 발명인 경우에는 원료물, 처리수단, 목적물의 생성 등 일련의 과정이 일체적으로 연계되어 구체적으로 기재되어 있어야 한다.
발명의 구성에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여 필요한 경우에는 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내는 실시예를 기재하여야 한다. 이때에는 최적 실시예를 중심으로 다양한 실시예를 기재하는 것이 바람직하며 비교예와의 비교분석을 통하여 본원 발명의 특징적 구성 및 그에 따른 효과를 기재할 수 있다.
그러나 반드시 「실시예」의 항목으로 구분하여 기재하여야 하는 것은 아니고, 발명의 구성을 통하여 사실상의 실시예가 기재되어 있을 경우에는 실시예로 인정할 수 있으며, 발명의 구성이 극히 구체적이어서 실시예의 기재 유무와 상관없이 그 발명을 쉽게 이해할 수 있으며 과도한 시행착오 없이 반복 재현할 수 있다면, 실시예를 별도로 기재하지 아니하였더라도 구성이 불명확한 것으로 인정되지는 아니한다.
【주】발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원당시의 기술수단에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있는 것일 때는 명세서에 그 기술수단의 내용을 기재하지 아니하였다고 하여 특허법 제42조제3항을 위배한 것으로 보지 않는다(대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49 판결, 1995. 10. 13. 선고 94후944 판결 등 참조).
4.2.4 작용효과의 기재
(1) 일반원칙
발명의 효과에는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로부터 발생되는 특유의 효과를 기재하여야 하며, 구체적으로는 발명의 목적 달성을 확인할 수 있는 효과, 종래기술에 비하여 보다 유리한 효과가 발생된다는 것을 보여주기 위한 효과 등을 기재하여야 한다.
【주】명세서에 기재된 작용효과는 단순히 그에 관한 기재가 있는 것만으로는 부족하며 당업자가 그 기재로부터 객관적으로 인정할 수 있는 범위 내의 것이어야 한다. 따라서 기능성과 관련하여 효과를 주장하고자 할 경우에는 당업자의 수준에서 충분히 납득할 만한 자료를 제시하는 것을 원칙으로 한다. 이 경우 당업자의 수준에서 상식적으로 인정할 수 있는 것이거나 신뢰할 수 있는 실험결과를 기재하여야 한다. 다만, 당업자의 수준에서 자명한 사항은 의견서 등에 의해서도 이를 인정할 수 있다.
(2) 주의사항
다음의 경우는 효과가 적절하게 기재된 것으로 보지 아니한다.
① 발명의 효과가 형식적으로도 기재되어 있지 않고 발명의 상세한 설명의 기재내용으로부터도 그 효과를 파악할 수 없는 경우
② 특정방법에 의해 얻어진 측정치가 발명의 효과로 기재되어 있으나 그 측정방법이 불명료하여 발명의 효과를 인정할 수 없는 경우
③ 발명의 효과로서 기술적으로 뒷받침되지 않는 경제적인 효과만이 기재되어 있는 경우
④ 기능성과 관련하여 사용하는 재료들의 공지의 효과만을 기재하고 있거나 발명의 효과를 추상적으로 기재하고 있을 뿐, 실제 발명에 의해 제조된 물에서 목적하는 효과가 얻어졌음을 충분히 뒷받침하고 있지 않은 경우
(3) 관능적 효과의 경우
발명의 작용효과가 미각, 후각 등의 관능적 효과인 경우에는 그 관능적 효과의 근거가 물리적, 화학적으로 해명되고 있는 경우를 제외하고는 신뢰할 수 있는 패널테스트에 의한 관능검사법을 명시하고 그 검사결과를 수량으로서 기재하여야 한다.
① 관능적 효과의 근거가 물리적, 화학적으로 해명됨으로서 발명의 작용효과가 확인되는 것의 예
<본원발명>
「사탕무의 당액을 이온교환방식에 의하여 탈염 처리하여 당액 중의 칼륨염을 제거한 다음, 칼슘염을 첨가함으로서 사탕무의 당의 감미를 증진시키는 방법」
<판단>
사탕무의 당액 중의 칼륨이온을 제거하여 칼슘이온을 보충함으로써 사탕무의 당의 회분조성을 고구마당의 회분조성과 유사한 것으로 하여 그 감미도를 고구마당과 같은 정도로 만들었으므로 감미의 증강이라고 하는 관능적 효과의 근거는 화학적으로 해명된 것으로 본다.
② 패널테스트에 의한 관능검사법에 따라서 작용효과가 확인되는 것의 예
<본원발명>
「글루타민산나트륨에 X라고 하는 물질을 일정량 균일하게 혼합하여 정미력을 증강시키는 방법」에 있어서,
◦ 글루타민산나트륨 단독
◦ X 단독
◦ 글루타민산나트륨에 일정량의 X를 첨가한 것
<판단>
상기 3종의 시료에 의하여 실시한 패널테스트의 구체적 방법 및 결과가 명시되어 있고, 글루타민산나트륨에 일정량의 X를 첨가한 것의 효과가 글루타민산나트륨 단독 또는 X 단독의 효과와 객관적으로 식별이 가능하면 패널테스트에 의하여 발명의 작용효과가 확인되는 것으로 본다.
【주】식품의 색깔, 맛, 향기 등에 대해서 그 품질을 인간의 감각에 의하여 측정하거나 혹은 식품에 대한 인간의 기호를 조사하는 방법을 관능검사법이라 하고, 관능검사를 행하기 위한 검사원이나 심사원의 집단을 패널(Panel)이라 하며, 패널에서 식품의 품질이나 기호 등을 측정하는 관능검사를 패널테스트라 한다.
4.2.5 기타 발명의 상세한 설명 기재시 유의사항
(1) 수치한정의 기재
조성물로 된 식품의 발명과 관련하여 발명의 구성 및 실시예를 기재함에 있어서는 한정한 수치에 따른 특징적인 효과가 있을 경우 이러한 수치한정에 따른 기술적 의의를 기재하는 것이 원칙이다. 다만, 한정된 수치로부터 당업자가 기술적 의의를 충분히 유추할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다. 기술적인 의의를 기재할 때는 구성상의 곤란성, 미각, 효능 또는 경제적 효과 등의 관점에서 구별될 수 있는 특징을 기재하도록 한다.
【설명】조성물로 된 식품의 발명에 있어서는 수치한정이 필연적이라고 할 수 있는데 이 경우에는 수치한정을 하는 기술적 의의가 기재되어 있어야 한다. 예컨대 A를 20～30 중량%로 한정하는 경우 그 이외의 수치와는 구별되는 효과 등이 기재되어야 한다. 다만, 재료 자체가 신규한 것이고 기술적 의의가 별도로 기재되어 있지 아니하여도 그에 따른 효과가 유추될 수 있을 때에는 이를 기재하지 아니할 수 있다.
(2) 제조방법의 기재
식품발명에 있어서는 적어도 하나 이상의 제조방법이 기재되어 있어야 한다. 그 제조방법은 원료물질, 제조조건 및 경우에 따라서는 제조장치 등 필요한 사항을 포함하여 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 한다.
4.3 특허청구범위
4.3.1 일반 원칙
(1) 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하며, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다(특허법 제42조제4항).
【주1】특허청구범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로서 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게하고, 일반 공중의 입장에서는 당해 특허권의 효력이 미치는 한계영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래 권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 특정 명확히 할 필요가 있다(대법원 1989. 6. 27. 선고 88후967 판결).
【주2】특허법 제42조제4항은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라 할 것이다(대법원2001. 6. 29. 선고 2000후631 판결).
(2) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어 있어야 한다.
아래와 같은 경우에는 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 것으로 본다.
① 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우
【주】청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 ‘수단’ 또는 ‘공정’으로 기재되어 있으나, 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우에는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어 있지 않은 것으로 본다.
② 발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우
【주】특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 각 청구항별로 일치하지 아니하여 그 명세서만으로는 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 없는 경우에는 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 명확히 뒷받침되고 있다고 할 수 없다 할 것이다(대법원 2000. 10. 27. 선고 98후232, 249 판결).
(3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있어야 한다.
① 발명의 기능이나 효과 등을 기재하여 발명의 구성을 불명료하게 하는 표현은 원칙적으로 허용되지 않는다.
【주】특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다(대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344 판결).
② 성질 또는 특성을 표현하여 구성을 한정하여 발명을 특정하는 경우 기술적 구성으로 허용할 수 있다.
【주】성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없다(대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결).
③ 「… 등」, 「및/또는」, 「예컨대」, 「…와 같은」, 「특히」, 「좋기로는」, 「소망에 따라」, 「필요에 따라」 등의 용어와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항을 기재한 경우 및 발명을 총괄적 표현으로 기재하면서 「제외규정」이나 「예외사항」을 부가하는 경우는 원칙적으로 인정하지 않는다.
다만, 이러한 표현을 사용하지 않고서는 당해 발명을 간단 명료하게 나타낼 수 있는 적절한 표현이 없고 그 의미가 발명의 상세한 설명에 의하여 명확히 뒷받침되며 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다.
(4) 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어 있어야 한다.
발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 구성에 관한 사항 중 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 안에서 기재되어 있어야 한다.
4.3.2 특허청구범위 기재시 유의사항
(1) 조성물의 형식으로 기재된 식품 자체의 발명은 그 조성, 형상, 구조, 조합 또는 그들의 결합으로 기재함을 원칙으로 한다. 상기수단으로 기재가 불가능한 경우 신규 식품의 경우에 한하여 제조방법 형식의 기재를 인정한다.
(2) 제조방법 혹은 처리방법에만 특징이 있는 공지의 식품 발명은 제조방법 혹은 처리방법으로 기재하여야 한다.
(3) 식품 자체의 발명과 식품의 제조방법의 발명은 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 발명의 표현형식뿐만 아니라 그 특허의 효력범위가 상이하다.
【주】특허발명이 특정 성분을 선택하고 그 성분을 특정비율로 혼합하는 것에 기술적 특징이 있을 뿐 첨가공정 자체에 기술적 특징이 있다고 보기는 어렵다 하더라도 음식물의 제조방법에 관한 발명을 음식물의 발명에 포함시킬 수는 없다 할 것이다. 물건의 발명과 방법의 발명은 그 특허의 효력범위가 상이할 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 제조방법 이외에 다른 방법으로 목적하는 음식물을 제조하는 경우가 있음을 배제할 수 없다(대법원 2002. 8. 13. 선고 2001후492 판결).
(4) 식품으로서의 용도발명에 있어서는 그 요지가 명확하도록 식품으로서의 구체적 용도가 기재되어야 한다. 다만, 용도가 복수인 경우 또는 그 용도가 식품 전체에 미치는 것이 자명한 경우는 상위개념으로 기재할 수 있다.
식품의 용도 발명에 대해서는 다음의 ① 내지 ④에 규정 된 바에 따라 처리한다.
① 청구범위에 기재된 발명의 대상이 3(6)에 규정된 건강기능식품인 경우, 그 건강기능식품을 한정하는 용도는 구성 요건으로 인정된다.
【판례】용도에 차이가 있더라도 특정 발명이 인용 발명의 목적이나 용도와 다른 내용을 기재하여 용도 발명으로 특허청구를 하지 않은 이상, 그 구성이 같은 인용발명과 그 목적이나 용도가 일 치하지 않는다는 이유만으로 신규성이 인정되는 것은 아니다 (대법원 2007.01.25. 선고, 2005후2045)
② 건강기능식품의 용도 발명에 있어, 그 용도는 건강기능식품에 의해 실현 가능한, 구체적 내용으로 표현되어야 한다.
【예】고지혈증 개선용, 혈당 강하를 위한, 비만 개선용
③ 건강기능식품을 새로운 용도로 한정하여 용도 발명을 청구하는 때 에는, 그 용도는 속성 자체가 아닌 그 속성을 통해 실현하고자 하는 목적으로 표현되어야 한다.
[예] ~용 건강기능식품, ~을 하기 위한 건강기능식품, ~제
【설명】속성이란 용도의 기초가 되는 성질, 효과, 작용, 메카니즘(기작) 등 을 말하며 그러한 속성 자체는 적합한 용도 표현이 아니다.
【참고 판례】청구항 1에서 ‘혈소판 활성인자의 수용체에 대한 결합에 대 해 길항활성을 갖는’으로 표현된 사항은 용도 한정이 아니 라 기능을 기재한 것이므로 청구항 1에 기재된 발명은 용도 발명이 아니다(대법원 2002.04.04. 선고 2001허1501)
④ 하나의 청구항에는 둘 이상의 용도 발명을 기재할 수 없다. 다만, 둘 이상의 용도가 하나의 구성으로부터 필연적으로 발생하고, 그 둘 이상의 용도가 하나의 속(屬) 개념으로 포괄될 수 있는 경우는 예외로 한다.
(5) 식품 자체의 발명에서 그 조성, 형상, 구조, 조합 또는 그들의 결합 등을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 것은 그 발명의 종속항으로 기재할 수 있다.
[예] 「단백질과 탄수화물로 된 정제(精製) 탄수화물식품」이라는 발명에서 단백질의 양을 「0.08～1.0 중량%」로 한정한 탄수화물식품과 탄수화물을 전분으로 한정한 탄수화물식품은 그 발명의 종속항으로 기재할 수 있다.
5. 특허성의 판단
5.1 발명의 성립성
다음의 경우 발명으로서 성립하지 아니한 것으로 본다.
(1) 실시불능인 발명
출원당시의 기술수준으로 판단할 때 실시가 불가능하다고 인정되는 발명
(2) 반복가능성이 없는 발명
(3) 발명의 목적 달성을 위한 기술수단이 구체적으로 기재되어 있지 아니한 발명
[예1] <본원발명>
「햄, 소세지에 특수광선을 비추어서 내부까지 살균하는 방법」
<판단>
사용하는 특수광선의 내용에 대하여 전혀 기재되어 있지 아니할 경우, 발명의 목적을 달성하기 위한 기술수단이 기재되어 있지 아니하므로 이 발명은 미완성 발명으로 본다.
[예2] <본원발명>
「어육을 발효시킴으로서 우유를 사용하지 않고서도 치즈와 유사한 제품을 제조하는 방법」
<판단>
어육을 발효시키는 수단에 대하여 전혀 기재되어 있지 아니할 경우, 발명의 목적을 달성하기 위한 기술수단이 기재되어 있지 아니하므로 이 발명은 미완성 발명으로 본다.
(4) 천연물 자체
천연물 자체는 특허 받을 수 없다. 그러나 천연물을 인위적으로 분리하여 어떤 특정의 식품의 용도에 관계되는 발명은 용도발명으로 특허의 대상이 될 수 있다.
【설명】천연물이란 인위적 수단의 개입 없이 천연 그대로 존재하고 있는 것을 말하는데, 예를 들면 머리와 내장을 제거한 “새우”와 같은 것은 인위적 수단의 개입이 있다 해도 천연물로 취급한다.
(5) 명세서에 기재되어 있는 바와 같은 기술수단으로서는 명세서에 기재된 작용효과의 달성이 불가능한 발명
【설명】명세서에 발명의 목적, 구성 및 작용효과가 전반적으로 기재되어 있기는 하지만 종래의 기술상식으로 보아 명세서에 기재된 작용효과가 인정되지 아니하는 경우에는 미완성 발명으로 본다.
다만, 이 경우에도 보정서 등을 통한 이론적인 해명이나 실험성적증명서의 제출에 의하여 명세서에 기재된 작용효과가 인정되는 경우에는 발명이 완성된 것으로 본다.
[예1] <본원발명>
「자기장내에 음식물을 놓아서 음식물을 저장하는 방법」
<판단>
자기장내에서 미생물의 번식이 억제된다는 사실이 실험성적증명서의 제출에 의하여 입증되지 않는 한 이 작용효과는 인정되지 아니하므로 미완성 발명으로 본다.
[예2] <본원발명>
「일라이트와 오존을 일정량 첨가함으로써 식품의 맛과 보존성을 향상시키는 방법」
<판단>
일라이트와 오존이 식품의 맛과 보존성을 향상시킨다는 사실이 실험성적증명서의 제출에 의하여 객관적으로 입증되지 않는 한 이러한 효과는 인정되지 아니하므로 미완성 발명으로 본다.
【주1】특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 하므로(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 참조), 발명의 완성 여부는 명세서 전체의 기재에 기초하여 판단하여야 하고, 단순히 실시예의 유무에 따라 형식적으로 할 것은 아니며, 출원 이후의 자료 등을 참작하는 것도 가능하다고 할 것이다.
【주2】발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 구별되어야 할 것인바, 완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결 수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 용도를 밝히지 못한 경우, ⑤ 발명의 기술적 사상이 실현 가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이다(특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038, 7052, 8420 판결 참조).
5.2 신규성의 판단
발명의 동일성 판단에는 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항을 기초로 하고 명세서의 기재 및 도면 등을 참조하여 객관적으로 발명을 파악한 후 판단한다.
아래의 경우에는 신규성이 없는 것으로 본다.
5.2.1 관용기술의 단순 부가, 삭제, 치환
후출원발명과 선출원발명이 그 주요 구성요건이 일치하고 그 차이점이 식품 및 이에 관련한 기술분야에 있어서 관용 기술의 단순한 부가, 삭감, 치환에 해당하는 것일 경우에는 양자는 동일발명으로 본다. 여기서 말하는 관용기술이란 현재 관련업계에서 광범위하게 통상적으로 쓰이고 있거나 또는 그 이전에 쓰여 졌던 기술을 말한다.
(1) 관용기술을 부가한 경우
[예] <본원발명>
「어육을 자숙하여 단백질분해효소를 작용시킨 다음 양이온 교환수지를 통과시킨 것을 진공상태에서 농축시키고, 이것을 분무건조에 의하여 분말화하는 분말조미료의 제조방법」
<선행기술>
「어육을 자숙하여 단백질분해효소를 작용시킨 다음 양이온 교환수지를 통과시킨 것을 농축하여 조미료를 제조하는 방법」
<판단>
액체음식물을 진공상태에서 농축하고 다시 이것을 분말화할 때 분무건조 하는 것이 식품제조상 관용수단이고, 본원발명은 선행기술에 관용수단을 부가한 것이므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
(2) 관용수단을 삭제한 경우
[예] <본원발명>
「포도 착즙에 나린지나아제를 첨가 방치하여 쓴맛을 제거한 포도과즙의 제조방법」
<선행기술>
「포도 착즙에 나린지나아제를 첨가 방치 후 살균하는 포도과즙의 제조방법」
<판단>
과즙을 제조하는 경우 살균하는 것이 과즙공업에 있어서 관용수단이고, 본원발명은 선행기술에서 관용수단을 삭제한 것이므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
(3) 관용수단을 치환한 경우
[예] <본원발명>
「과즙을 규조토를 사용하여 청징시킨 다음 이것을 진공 동결 건조시키는 분말과즙의 제조방법」
<선행기술>
「과즙을 벤토나이트를 사용하여 청징시킨 다음 이것을 진공 냉동 건조시키는 분말 천연과즙의 제조방법」
<판단>
과즙공업에 있어서 청징제로서 벤토나이트라든가 규조토를 사용하는 것이 관용기술이고, 벤토나이트 대신에 규조토를 사용하는 것은 관용기술의 치환이므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
5.2.2 동일한 구성에 신규 작용효과만의 발견
[예] <본원발명>
「훈연제품의 제조에 있어서 원료육의 마쇄공정시 피로인산나트륨을 첨가함으로써 훈연제품의 방부효과를 높이는 방법」
<선행기술>
「훈연제품의 제조에 있어서 원료육의 마쇄공정시 피로인산나트륨을 첨가함으로써 훈연제품의 탄력성을 증가시키는 방법」
<판단>
원료육의 마쇄공정시에 피로인산나트륨을 첨가하여 훈연제품을 만든다고 하는 구성에서 양자는 일치하고, 본원발명에 있어서는 피로인산나트륨을 첨가하는 것에 의하여 작용효과로서 방부효과를 단순히 발견한 것에 불과하므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
5.2.3 단순한 카테고리의 상이
[예] <본원발명>
「감미료에 X를 첨가함으로써 감미가 증가된 감미료를 제조하는 방법」
<선행기술>
「X로 된 감미료의 증강제」
<판단>
그 표현형식만 다를 뿐 발명의 실체에는 차이가 없으므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
5.2.4 사용상태가 자명한 이용관계
선행기술과 그 선행기술을 사용하는 관계에 있는 본원발명에 있어서는 그 사용의 상태가 자명한 경우, 양자는 신규성이 없는 발명으로 본다.
[예1] <본원발명>
「X처리한 아밀라아제를 전분에 작용시켜 포도당을 제조하는 방법」
<선행기술>
「아밀라아제를 X처리하여 그 효소력을 높이는 방법」
<판단>
전분에 아밀라아제를 작용시켜 전분을 당화하여 포도당을 제조하는 것은 자명한 것으로, 선행기술을 사용하여 본원발명을 완성하는데 하등의 기술적 특징이 없으므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
[예2] <본원발명>
「방부제를 가한 수용성 접착제 내면에 도포 건조시킨 합성수지피막으로 햄 또는 소세지의 원료육 가공품을 포장하고 자비 훈연처리하는 것을 특징으로 하는 햄 또는 소세지 가공법」
<선행기술>
「합성수지제 박막의 일면에 방부제를 가한 수용성 접착제를 도포 건조시켜서 그 면이 내면이 되게끔 형성한 햄 또는 소세지용 케이싱」
<판단>
케이싱으로 햄 또는 소세지의 원료육 가공품을 포장하고 자비 훈연처리하여 햄 또는 소세지를 제조하는 것은 자명한 것으로, 선행기술을 사용한 점에 하등의 특징이 없으므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
5.2.5 선후출원이 상위개념과 하위개념인 경우의 취급
(1) 본원발명의「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항이 선행기술의 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항의 상위개념으로 인정되는 경우에는 선행기술의 작용효과 이외의 작용효과를 가지는 경우가 있어도 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
[예] <본원발명>
「어육을 아스코르빈산염과 아질산염의 혼합용액에 침지하여 냉동시키는 어육의 처리법」
<선행기술>
「대구어육을 아스코르빈산염과 아질산염의 혼합용액에 침지하여 냉동시키는 대구어육의 처리법」
<판단>
선행기술의 작용효과가 대구어육이 끈적끈적하게 되는 것을 방지하는 것이고, 본원발명의 작용효과가 어육의 변색방지 및 끈적끈적하게 되는 것을 방지하는 것이라 하더라도 본원발명의 기술적 사항이 선행기술의 기술적 사항의 상위 개념이므로 본원발명은 신규성이 없는 발명으로 본다.
(2) 선행기술의 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항이 본원발명의 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항의 상위개념으로 인정되는 것에 대하여는 본원발명의 기술적 사항이 선행기술의 명세서에 기재되어 있든지 또는 기재되어 있지 아니하더라도 양자의 작용효과가 동일할 때에 신규성이 없는 발명으로 본다.
[예] <본원발명>
선출원발명의 명세서에 기재되어 있지 아니한 「냉동으로 변색되지 아니하는 어육을 아스코르빈산염과 아질산염의 혼합용액에 침지하여 냉동시키는 방법」
<선행기술>
「어육을 아스코르빈산염과 아질산염의 혼합용액에 침지하여 냉동시키는 어육의 변색방지법」
<판단>
그 작용효과가 어육의 변색방지로 선행기술과 동일한 것일 때에는 신규성이 없는 발명으로 보고, 그 작용효과가 냉동에 의해 어육이 끈적끈적하게 되는 것을 방지하는 것일 경우에 한하여 신규성이 있는 발명으로 본다.
(3) 선행기술 및 본원발명의 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항이 같은 상위개념에 포함되는 하위개념으로서 그 하위개념을 한정한 점에 기술상 특별한 의미가 없을 경우에는 양자는 동일발명으로 본다. 다만, 양자의 작용효과에 현저한 차이가 있을 경우에는 신규성이 있는 발명으로 본다.
[예] <본원발명>
「귤 과즙에 폴리인산염을 첨가하여 청징시키는 방법」
<선행기술>
「사과 과즙에 폴리인산염을 가하여 사과과즙을 방부시키는 방법」
<판단>
과즙에 폴리인산염으로 처리한다는 점에서는 같은 개념에 포함되지만 대상과즙이 사과 과즙과 귤 과즙으로서 다르고, 그 작용효과도 방부와 청징으로 서로 다르므로 양자는 신규성이 있는 발명으로 본다.
5.3 진보성의 판단
5.3.1 일반원칙
발명의 진보성 판단은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허법 제29조제1항 각호에 규정된 발명에 의하여 용이하게 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있었는가에 대한 판단이다. 발명의 진보성은 각 구성요건을 채택하고 결합하는 것에 대한 곤란성을 중심으로 고찰하는 것이 원칙이나, 그에 따른 효과를 참작하여 판단한다.
명세서에 기재되어 있지 않은 효과까지도 추급하여 판단하는 때에는 그 발명의 본질을 바꾸어 파악할 우려가 있으므로 효과의 판단은 원칙적으로 명세서에 기재된 효과의 범위 안에서 행하는 것으로 한다. 또한 발명의 효과는 발명을 구성하는 개개의 기술적 수단에서 발휘되는 효과가 결합되어 생기는 것이므로 발명의 구성요소 상호의 결합에 의하여 생기는 효과에 대해서는 충분히 주의하여 판단할 필요가 있다.
【주】발명이 기존 기술의 구성과 비교하여 그 일부에 무엇인가를 한정하거나 작은 변경을 가한 것일지라도 그로 인하여 특유한 효과가 명세서에 기재한대로 인정되는 경우에는 그 한정 또는 작은 변경에 기술적 의의를 인정할 수 있다.
한편, 명세서의 기재만으로 작용효과의 확인이 곤란한 경우에는 이를 뒷받침할 수 있는 실험성적증명서나 실험데이터 등을 제출토록 하여 작용효과를 확인할 수 있다.
다음은 진보성 판단의 제 유형이다.
5.3.2 공지기술의 단순한 결합의 경우
종래의 공지기술을 2개 이상 단순히 모았을 뿐 그 상호간에 특별한 관련성이 없으며 모음으로 인한 특별한 효과가 인정되지 아니하는 발명은 공지기술의 단순한 결합으로서 진보성이 없는 것으로 본다.
[예1] <본원발명>
「당액을 카르본산 양이온 교환수지를 통과시킨 다음 제4급 암모늄의 염소 음이온 교환수지를 통과시킨 당액의 탈염과 탈색을 순차로 시킨 당액의 정제법」
<판단>
카르본산 양이온 교환수지를 당액의 탈염에 이용하는 것과 제4급 암모늄의 염소이온 교환수지가 당액의 탈색에 효과가 있다는 것은 각각 공지이므로 본원발명은 이들 공지기술의 단순한 결합으로서 진보성이 없는 것으로 본다.
[예2] <본원발명>
「소세지의 제조에 있어서, 100메쉬 이하인 대두분말을 30분 이내로 증기 가열시킨 것을 원료육에 혼합시키고 통상의 방법에 의하여 소세지를 제조하여 대두분말 혼합에 의한 정미감과 대두취가 없고 더욱이 제조 중에 암모니아가 발생하지 아니하는 제품을 제조하는 방법」
<판단>
대두분말의 입도가 100메쉬 이상이면 혀의 촉감이 나쁘다는 것과 대두취는 증기 가열에 의하여 제거되며 대두 중의 유리아제를 5～30분간 증기 가열로 파괴시키는 것이 각각 공지인 경우에는 본원발명은 이들의 공지기술의 단순한 결합으로서 진보성이 없는 것으로 본다.
[예3] <본원발명>
「쌀을 비타민 B의 수용액에 침지시키고 건조시킨 다음 젤라틴액에 침지시켜 쌀의 표면에 젤라틴피막을 형성시켜서 쌀을 씻을 때 비타민 B가 용출되는 것을 방지하는 방법」
<판단>
비타민 B 수용액에 쌀을 침지 건조시키는 강화미의 제조수단과 쌀의 표면에 젤라틴과 같은 식용에 적합한 형질의 피막을 형성시켜서 쌀을 씻을 때에 쌀의 수용성 유효성분이 유실되는 것을 방지하는 수단이 각각 공지인 경우에는 본원발명은 이들 공지기술의 용이한 결합으로서 진보성이 없는 것으로 본다.
5.3.3 공지기술의 단순한 전용의 경우
공지기술을 같은 목적으로 다른 대상물에 사용할 때 그 사용이 용이하게 유추되는 경우는 공지기술의 단순한 전용으로서 진보성이 없는 것으로 본다.
다만, 그 사용의 유추가 용이한지 여부의 판단이 곤란할 때에는 그 작용효과가 현저한 때 그 사용의 유추가 용이하지 않은 것으로 판단한다.
[예1] <본원발명>
「산 당화액을 제4급 암모늄의 염소형 음이온 교환수지를 처리하여 탈색시키는 방법」
<선행기술>
「과즙을 제4급 암모늄의 염소형 음이온 교환수지를 통과하여 탈색시키는 수단」
<판단>
상기 공지의 탈색기술의 단순한 전용으로서 진보성이 없는 것으로 본다.
[예2] <본원발명>
「액체조미료에 트라가칸스검 및 포도당을 가하여 유화시킨 것을 분무 건조시키는 분말조미료의 제조방법」
<선행기술>
「과즙에 트라가칸스검 및 포도당을 가한 것을 분무 건조하여 과즙을 분말화시키는 수단」
<판단>
상기 공지의 과즙 분말화 기술의 단순한 전용이므로 진보성이 없는 것으로 본다.
5.3.4 상위개념이 같은 공지기술을 응용한 경우
동일대상물에 상위개념이 같은 공지기술을 응용한 경우에도 그 작용 및 효과에 현저한 차이 혹은 우수한 점이 있으면 그 기술의 응용은 용이한 것으로 볼 수 없으므로 진보성이 있는 것으로 본다.
[예1] <본원발명>
「주류에 자외선을 조사하여 그 숙성기간을 단축시키는 방법」
<선행기술>
「주류에 적외선을 조사하여 그 숙성을 촉진하는 방법」
<판단>
양자는 광선을 조사하여 주류를 숙성시킨다는 기술수단에 있어서 유사하지만 자외선이 적외선에 비해 주류의 숙성기간이 훨씬 짧으면 효과의 정도가 우수하므로 양자의 효과에는 현저한 차이가 있으며 따라서 본원발명은 진보성이 있는 것으로 본다.
[예2] <본원발명>
「수육을 아스코르빈산나트륨과 니코틴산아미드를 첨가한 식염액에 침지하고 50～60℃로 가온하여 육색을 안정화시키는 방법」
<선행기술>
「수육을 아스코르빈산나트륨과 니코틴산아미드를 첨가한 식염액에 침지하고 냉온에서 유지하여 육색을 안정화시키는 방법」
<판단>
50～60℃로 가온상태에서 침지함으로서 침지시간이 수 시간으로 단축되면(냉온침지로는 3～7일간) 효과의 정도가 공지기술보다 우수하므로 본원발명은 진보성이 있는 것으로 본다.
5.3.5 재료의 결합에 특징이 있는 경우
식품 자체의 발명에 있어서 재료의 결합에 특징이 있는 경우 이들 재료가 공지된 것일 때에는 이들의 결합에 따른 상승적 효과의 여부 및 구성의 곤란성을 중심으로 진보성을 판단한다. 따라서 단순히 재료의 결합에 불과한 것일 때에는 진보성이 없는 것으로 보고 이들 재료를 선택, 결합하는데 곤란성이 인정되거나 그에 따른 상승적 효과가 인정될 때에는 진보성이 있는 것으로 본다.
6. 명세서의 보정(2001. 6. 30. 이전 출원의 보정)
6.1. 요지변경의 판단
명세서 또는 도면을 보정한 결과가 요지변경이 되는가의 판단은 보정된 명세서의 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초 명세서 등에 기재한 사항의 범위 안에 있는가 아닌가를 주안점으로 하여 판단한다.
【설명】특허법상 「명세서의 요지」에 대한 구체적인 정의는 없다. 그러나 특허법 제48조에서는 출원당초의 명세서 등에 기재한 사항의 범위 안에서는 특허청구범위의 증가․감소 또는 변경을 인정하고 있으므로 명세서의 요지변경 여부에 대한 판단은 명세서 등의 보정에 의하여 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초의 명세서 등에 기재한 기술적 사항의 범위를 일탈하여 변경된 것인가의 여부에 의하여 판단함이 타당하다.
【주】요지의 변경이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가․감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함된다 할 것이다(대법원 2002. 9. 27. 선고 2000후2781 판결).
6.2 특허청구범위의 보정
(1) 상위개념으로 표현되어 있는 「특허청구범위」의 기술적 사항을 출원서에 최초로 첨부한 명세서(이하, “보정전의 명세서”라 한다)에 구체적으로 기재되어 있지 아니한 하위개념으로 보정하는 것은 요지변경으로 본다.
다만, 보정전의 명세서의 기재로 보아 자명한 기술적 사항이라고 인정되는 하위개념의 기술적 사항으로 보정하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.
[예1] <본원발명>
「어육을 아스코르빈산염과 아질산염의 용액에 침지한 것을 냉동시키는 어육의 처리법」
<판단>
「어육」을 「대구어육」으로 보정하는 것은 요지변경으로 본다.
【설명】보정전의 명세서에 기재된 발명은 어육의 변색방지를 목적으로 하는 것이지만, 상위개념으로 기재된 상기 「어육」을 하위개념으로 구체적으로 기재되어 있지 아니하는 「대구어육」으로 보정하면서, 대구어육의 경우는 끈적끈적하게 되는 것을 방지하는 것을 목적으로 하는 경우, 이와 같은 것은 보정전의 명세서에 기재가 없고 그 기재로 보아 자명한 기술적 사항이라고 인정되지 아니한다. 따라서 이 보정은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이 아니므로 요지변경이 된다.
[예2] <본원발명>
「어육을 아스코르빈산염과 아질산염의 용액에 침지한 것을 냉동시키는 어육의 변색방지법」
<판단>
「어육」을 「다랑어」로 보정하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.
【설명】보정전의 명세서에 상위개념으로 기재된 「어육」을 하위개념으로 구체적으로 기재되어 있지 아니한 「다랑어」로 보정하는 것은, 다랑어의 경우도 변색방지라는 목적이 같은 방법으로 달성되는 것이 당업자에 있어 자명하고, 다랑어는 어육으로부터 자명한 사항이다. 따라서 이 보정은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」의 것이므로 요지변경으로 보지 않는다.
(2) 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항을 보정전의 명세서에는 하위개념에 대하여 기재되어 있을 뿐 상위개념에 대하여는 기재되어 있지 아니하고 또한 명세서의 기재로 보아 자명한 기술적 사항으로 인정되지 아니하는 상위개념의 기술적 사항으로 보정하는 것은 요지변경이 된다.
다만, 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항을 보정전의 명세서에 하위개념에 대하여 기재되어 있을 뿐 상위개념에 대하여는 기재되어 있지 아니하여도 명세서의 기재로 보아 자명한 기술적 사항이라고 인정되는 상위개념의 기술적 사항으로 보정하는 것은 요지변경으로 보지 않는다.
[예1] <본원발명>
「사과 과즙을 폴리인산염을 첨가하여 청징시키는 방법」
<판단>
「사과 과즙」을 그 상위개념인 「과즙」으로 보정하는 것은 요지변경이 된다.
【설명】과즙에는 여러 가지 종류가 있으며 그 성분도 과즙에 따라 다르므로, 사과 과즙에 폴리인산염을 첨가할 때 과즙이 청징하게 된다고 하여서 폴리인산염을 사과 이외의 임의의 과즙에 첨가하는 경우, 그 임의의 과즙이 사과 과즙의 경우와 같이 청징하게 되는지의 여부는 알 수 없다.
따라서, 그 발명에 있어서 「사과 과즙」을 그 상위개념인 「과즙」으로 보정하는 것은 보정전의 명세서의 기재로 보아 자명한 것으로 인정할 수 없는 기술적 사항으로서, 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이 아니므로 요지변경이 된다.
[예2] <본원발명>
「파파인을 첨가한 조미액에 생돈육을 침지한 다음 건조시켜 맛을 낸 건조육의 제조방법」
<판단>
「생돈육」을 「생수육」으로 보정하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.
【설명】돈육과 수육의 단백질은 이화학적으로 보아 유사하고, 수육에 단백질 분해효소인 파파인을 작용시키면 돈육의 경우와 같이 고기의 연화효과가 생기는 것은 당연하다고 생각되므로, 그 발명에 있어서 「생돈육」을 「생수육」으로 보정하는 것은 보정전의 명세서의 기재로 보아 자명한 것으로 인정되는 기술적 사항으로서 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」의 것이 되므로 요지변경으로 보지 않는다.
(3) 「특허청구범위」에 기재된 기술적 사항을 명세서의 기재로 보아 자명한 기술적 사항이라고 인정되는 상위개념에 속하는 다른 기술적 사항으로 보정하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.
[예1] <본원발명>
「복숭아를 가성소오다 수용액에 침지처리 후 수세 박피시키는 복숭아 박피법」
<판단>
「복숭아」를 그 상위개념에 포함되는 대상물인 「배」로 보정하는 것은 요지변경이 된다.
【설명】복숭아 박피법의 발명에 있어서「복숭아」를 「배」로 보정하는 것은 배에 대하여 복숭아와 동일한 목적이 달성되는지 여부에 대하여 보정전의 명세서에 기재가 없고, 또한 배의 성질로 보아 복숭아에 대하여 그 발명을 그대로 배에 대하여 적용하는 것은 보정전의 명세서의 기재로 보아 자명한 것으로 인정되지 아니한다. 따라서 그 보정은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이 아니므로 요지변경이 된다.
[예2] <본원발명>
「고구마 전분을 산으로 가수분해하고 알칼리로 중화하여 포도당을 제조하는 방법」
<판단>
「고구마 전분」을 「감자 전분」으로 보정하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.
【설명】「고구마 전분」을 「감자 전분」으로 보정한 경우 동일목적을 달성하는 것이 당업자에게 있어 자명하므로 감자 전분으로 보정하여도 그것은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이라고 인정된다. 따라서 그 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.
(4) 보정전의 명세서에 기재되어 있지 아니하면서 또한 보정전의 명세서 기재로 보아 자명하지도 않은 기술적 사항을 「특허청구범위」에 부가하는 보정은 요지변경이 된다.
다만, 보정전의 명세서에 기재되어 있지 아니하여도 보정전의 명세서의 기재로 보아 자명한 기술적 사항을 「특허청구범위」에 부가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.
[예1] <본원발명>
「어육을 양이온 교환수지에 통과시킨 다음 농축 건조시켜 분말 조미원료를 제조하는 방법」
<판단>
「어육을 미리 단백질 분해효소에 의하여 처리하는 것」을 「특허청구범위」에 부가하는 보정은 요지변경이 된다.
【설명】보정전의 명세서에는 단순히 「어육」이라고 기재되어 있는데 대하여 보정후의 명세서에는 「어육을 미리 단백질 분해효소에 의하여 처리하는 것」이 구성요건으로 「특허청구범위」에 부가되었고, 그 때문에 어육의 점성을 저하시키고 이온 교환용량을 높여서 어육 중의 불순물의 이온 교환수지에 대한 흡착능력을 증가시킨다고 하는 새로운 기술적 사항이 부가되었다.
그러나 이와 같은 보정은 보정전의 명세서에 기재가 없고 또한 보정전의 명세서로 보아 자명한 기술적 사항이라고 인정되지 아니한다. 따라서 그 보정은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이 아니므로 요지변경이 된다.
[예2] <본원발명>
「삭절 박편의 표면에 다가 알코올의 수용액을 분무한 후 이것을 형틀에 넣는 압착 삭절 제조법」
<판단>
상기 방법으로 얻어진 삭절 박편을 「합성수지대의 봉지에 넣는 것」을 「특허청구범위」에 부가하는 보정은 요지변경으로 보지 않는다.
【설명】보정전의 명세서에 기재된 「압착 삭절 제조법」의 발명에 대하여 보정에 의하여 압착 삭절을 「합성수지대에 넣는 것」을 구성요건으로서「특허청구범위」에 부가한 경우, 적어도 식품제조에 있어서 제품을 합성수지대에 넣는 것은 매우 통상적으로 행해지고 있는 것이며 이와 같은 점은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이 된다. 따라서 그 보정은 요지변경으로 보지 않는다.
6. 3 발명의 상세한 설명 또는 도면의 보정
발명의 상세한 설명 또는 도면을 보정한 결과 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 출원서에 최초로 첨부한 「보정전의 명세서」에 「기재된 사항의 범위 안」이 아닌 것으로 되었을 경우, 그 보정은 「명세서」의 요지를 변경한 것으로 한다. 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이 아닌 것으로 되었는지 여부는 명세서 또는 도면을 보정한 결과 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 실질적으로 변경되었는지의 여부로 판단한다. 그리고 상기의 「기재된 사항의 범위 안」이란 글자가 똑같은 사항이 기재되어 있는 것만을 말하는 것이 아니고 출원시에 있어서 당업자가 보정전의 명세서의 기재로 보아서 자명한 사항, 즉 명세서의 기재로부터 당업자가 직접적이고 임의적으로 도출할 수 있는 사항도「기재된 사항의 범위 안」이 된다.
「보정전의 명세서의 기재로 보아서 자명한 사항」이라 함은 그 사항 자체를 직접 표현하는 기재는 없지만 보정전의 명세서에 기재되어 있는 기술내용을 출원 시점에 있어서 당업자가 객관적으로 판단하여 그 사항 자체가 기재되어 있었다는 것에 상당하다고 인정되는 사항을 말한다.
아래의 경우에는 요지변경으로 본다.
[예] <본원발명>
「어육을 아스코르빈산염과 아질산염의 혼합용액에 침지하여 냉동시키는 어육의 처리법」
<판단>
「어육」의 예로서 「대구어육」을 보충하는 것(대구어육의 실시예의 보충 등)은 요지변경이 된다.
【설명】보정전의 명세서에 기재된 발명은 「어육」의 변색방지를 목적으로 하는 것이지만 상기 어육의 예로서 「대구어육」을 보충하고 더욱이 대구어육의 경우는 끈적끈적하게 되는 것을 방지하는 것이 목적인 경우, 그와 같은 것은 보정전의 명세서에는 기재가 없고 그 기재로 보아 자명한 기술적 사항으로도 인정되지 아니한다. 따라서 그 보정은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 안」이 아니므로 요지변경이 된다.
7. 명세서의 보정(2001. 7. 1. 이후 출원의 보정)
7.1 자진보정 및 최초거절이유에 대응한 보정
7.1.1 신규사항추가의 판단
명세서 또는 도면을 보정한 결과 출원서에 최초로 첨부한 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 기술적 사항을 추가할 경우 이는 「신규사항」을 추가한 것으로 한다. 여기서 「기재된 사항의 범위 안」이란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상의 완전동일을 말하는 것은 아니며, 당업자가 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 「기재된 사항의 범위 안」으로 된다.
또한 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 안」의 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위 뿐만 아니라 특허청구범위에 영향을 미치지 않는 발명의 상세한 설명 또는 도면의 보정도 제한이 되어, 명세서 또는 도면을 보정한 결과 어떤 곳에도 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 아니한다는 것에 유의하여야 한다.
7.1.2 사례
(1) 특허청구범위의 기술적 사항을 상위개념으로 보정하여 최초 명세서 등에 기재된 사항 이외의 사항이 추가되거나, 구체적으로 기재되어 있지 아니한 하위개념으로 보정하여 당초 명세서 등에 기재된 사항 이외의 것이 개별화되는 경우에는 신규사항 추가에 해당된다.
[예] <본원발명>
「삶은 팥, 감미료 및 글리세린을 함유하는 팥소」
<판단>
「팥소」를 「아이스크림용 팥소」로 보정하는 것은 신규사항을 추가한 것으로 된다.
【설명】보정전의 명세서에 기재된 발명은 종래의 팥소에 글리세린을 첨가하여 보존성이 우수할 뿐만 아니라 냉동시에 동결하지 않도록 하는 것을 목적으로 하는 것으로, 하위개념으로 특히 아이스크림용 팥소가 바람직하다고 보정하는 경우, 보정전 명세서에 「냉동시에 동결하지 않는다」고 하는 기재는 있으나 「아이스크림용」으로 용도를 특정한 발명에 대한 기재는 없고, 또한 냉동시에 동결하지 않는 팥소는 각종 용도가 상정되어, 「아이스크림용 팥소」로 특정하여 보정하는 것이 자명한 기술적 사항이라고 인정되지 않는 것으로 이 보정은 신규사항을 추가한 것이다.
(2) 수치범위를 축소하여 청구범위를 감축하는 보정은 일반적으로 발명의 구체적 목적 범위 안에 있는 것이므로 변경에 해당하지 않는 것으로 인정한다. 그러나 수치범위를 축소하였다 하더라도 최초 명세서의 상세한 설명에 이와 같은 하위개념의 발명이 기재되어 있지 않은 경우에는 신규사항 추가에 해당된다.
[예] <본원발명>
「수상성분과 유상성분을 베이스로 하는 유화형 드레싱에 유화안정제로 원료 중량의 0.01～2%의 크산탄검을 첨가하여 조성되는 유화형 드레싱」
<판단>
「0.01～2%」를 「0.5～1%」로 보정하는 것은 신규사항 추가에 해당된다.
【설명】보정전 명세서에는 크산탄검의 첨가량으로 0.1～2%가 바람직하다고 기재되어 있으나, 0.5% 또는 1%의 수치에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고, 또한 수치범위를 「0.5～1%」로 한정함에 따라 각별한 효과가 있다고 인정되는 경우 이 보정은 신규사항의 추가가 된다.
(3) 보정후 발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 안」이 아닌 내용을 포함하는 경우에는 신규사항 추가에 해당된다.
일반적으로 실시예를 추가하는 보정, 발명의 목적이나 효과를 추가하는 보정은 그 보정된 사항이 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항을 추가한 것으로 된다.
[예1] <본원발명>
「150～250메쉬 입자 크기의 이소부틸렌 무수 말레인산 공중합체의 유도체를 주재료로 하고, 입자 성형용 부재료로서 스타이렌-이소프렌-스타이렌 블록 공중합체를 첨가하여 혼합하면서 100～150℃의 온도로 20～40분간 가열하여 냉각시킨 후 과립이나 펠릿 중의 어느 한 가지 형태로 성형함을 특징으로 하는 돼지용 수팽창 사료보조제의 제조방법」
<판단>
실시예를 추가하고 수치한정에 따른 작용효과를 보충하는 것은 신규사항 추가가 된다.
【설명】보정전의 명세서에는 기재되어 있지 않았던 주재료와 부재료의 첨가량에 따른 작용효과, 첨가한 후 100～150℃의 온도로 20～40분간 가열하여 냉각하는 구체적인 이유를 보충하는 것은 최초 명세서 등에 기재한 사항의 범위 안이 아니며 따라서 이 보정은 신규사항 추가가 된다.
[예2] <본원발명>
「보관고에 넣어진 육류를 0℃ 이내의 온도로 냉각하는 제1과정; 상기 냉각 후 상기 육류에 대하여 소정시간 동안 살균 처리하여 숙성시키는 제2공정; 및 상기 숙성된 육류에 대하여 -5℃ 이내의 온도로 보관하는 제3과정을 구비하는 것을 특징으로 하는 육류 숙성 보관방법」
<판단>
살균처리공정에 자외선 램프의 사용과 살균시간 등의 설정방법을 추가로 기재하는 것은 신규사항 추가가 된다.
【설명】최초 명세서에는 살균장치는 무기질(세라믹, 옥)을 이용한 살균등을 이용하여 미리 정해진 시간동안 행하는 것으로만 기재되어 있었으나, 보정에 의하여 살균처리를 위한 살균등은 일반적으로 널리 알려진 자외선 램프를 이용한 살균장치로서, 보관고의 도어 저면에 도면에 기재된 바와 같은 구조의 자외선램프와 이 자외선의 후면 외측에 세라믹이나 옥과 같은 무기질의 광물질을 부착한 반원형 가이드를 설치하여 상기 자외선램프에서 조사되는 자외선이 반원형 가이드에 의해 반사되면서 육류에 조사되어 가열 살균하는 것으로, 살균시간은 통상 5～10분 정도 실시하는 것이 바람직하나, 육류의 보관량, 즉 부하량에 따라 차등 적용될 수 있는 사항이라는 새로운 기술적 사항이 추가되었고 살균장치의 실시예를 보여주는 도면 또한 추가되었다. 그러나 이러한 사항은 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고 또한 그 기재로부터 자명한 사항도 아니므로 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 안」에 속하지 않는다. 따라서 이 보정은 신규사항 추가에 해당된다.
7.2 최후거절이유에 대응한 보정
7.2.1 신규사항 추가금지
최후거절이유 통지 이후 명세서나 도면의 보정도 자진보정이나 최초거절이유에 대응한 보정에서와 같이 신규사항추가금지 규정이 적용된다.
7.2.2 특허청구범위에 대한 보정요건
최후거절이유 통지 이후 특허청구범위에 대한 보정은 다음의 하나에 해당하여야 한다.
(1) 특허청구범위를 감축하는 경우
(2) 잘못된 기재를 정정하는 경우
(3) 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
7.2.3 명세서 및 도면의 보정요건 및 독립특허요건
명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없으며, 보정한 특허청구범위에 기재된 발명은 특허 출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.
8. 특허를 받을 수 없는 발명
식품의 제조원료, 제조공정 중에 첨가되는 물질, 제조된 생산물 및 생산물의 포장재료 등이 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우 특허법 제32조의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 것으로 본다.
다만, 이와 같은 경우에도 객관적인 입증자료 또는 실험성적증명서 등의 제출에 의하여 안정성이 입증되면, 상기의 규정에 해당하지 아니하는 것으로 본다.
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